To kritiske punkter til Høyesteretts tolkning av EU-retten i ”Bank Norwegian”-dommen

Naturlig nok har denne oppmerksomheten vært rettet mot sakens rettskraftige kjerne, grunnen til at Høyesterett samtykket til ankebehandling; Spørsmålet om hvor langt ”generalklausulen” i markedsføringsloven § 25 ville verne en virksomhet mot konkurrenters kjøp av ens registrerte varemerke som søkeord hos Google, der dette ikke var i strid med varemerkeloven § 4 (dommens avsnitt 75). 

I denne artikkelen vil jeg bidra med å gi noen kritiske syn til Høyesteretts bruk av EU-rettskildene i de ikke-sentrale deler av saken. I sin generelle tolkning av varemerkeretten ser det ut til at Høyesterett har misforstått skillet mellom såkalt ”dobbel identitet”-vern og forvekselbarhets-vern, samt hvordan søkemotor-situasjonen gjelder for vanlige varemerker i forhold til de velkjente (Kodak-regelen). 

Disse to forholdene ser ikke ut til å være avgjørende for Høyesteretts konklusjon. Spørsmålet om varemerkeinngrep var ikke anført. I det hele må denne delen anses som en form for obiter dictum. 

Så hvorfor bry seg om disse to punktene? Immaterialretten er ikke Høyesteretts kjernevirksomhet. Høyesterett slipper ikke inn mange anker i dette feltet, vanligvis mellom 2-6 per år (opphavsrett, patentrett, og varemerkerett). Dette innebærer at enhver setning i dommen sannsynligvis blir brukt av rettsanvendere i fagfeltet, og blir ansett som gjeldende rett. Det er derfor viktig å være ekstra nøye med tolkningsdelen for slike saker. 

1. Forveksling av forvekselbarhet

Bank Norwegian-dommen gjelder der en virksomhet kjøper søkemotor-ord via tjenesten AdWords som tilsvarer et annet foretaks registrerte varemerke. Rettsutviklingen ble satt i gang av den kjente ”Google”-avgjørelsen (C-236/08), der EU-domstolen ble bedt om å tolke det eldre varemerkedirektivet 89/104/EEC for en fransk domstol.

Motehuset Louis Vuitton gikk til sak mot Google fordi de oppdaget at ved å søke deres navn på søkemotoren kom det opp annonser til tilbydere av etterligningsvarer. Siden har flere kjente avgjørelser videreutviklet reglene. 

Før jeg går inn på Høyesteretts tolkning her må skillet mellom ”absolutt” vern og ”forvekselbarhets”-vern beskrives. Det ”absolutte” vernet, også kalt ”double identity” (dobbel identitet) krever at det påstått inngripende tegnet er identisk med det varemerkebeskyttede både når det gjelder merket og når det gjelder de varer eller tjenester merket er registrert for (etter NICE-klassifiseringen), se varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a.

Hvis identitet ikke er tilfellet, kan varemerkeinnehaveren fortsatt være beskyttet, hvis merkene og varene/tjenestene er så like at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å forveksle dem, typisk ved å enten direkte ta feil vare, eller ved å tro at det eksisterer en kommersiell forbindelse, se lovens § 4 første ledd bokstav (b).

Vern etter bokstav (b) krever altså en ekstra vurdering, det er ikke nok å si at merkene og varene/tjenestene ligner. Kan bokstav (a) anvendes, impliserer vi ipso jure at forvekselbarhet foreligger. 

Likevel har EU-domstolen tolket inn et ytterligere vilkår for at det skal foreligge varemerkekrenkelse. Siden varemerker har en spesiell kommersiell funksjon, må disse ”funksjonene” kunne bli påvirket av andres bruk av det. 

I Google-saken, og de etterfølgende avgjørelsene, tolket EU-domstolen varemerkedirektivets artikkel 5 (1) a, som varemerkeloven § 4 (1) (a) inkorporerer, altså dobbel identitet. Mer spesifikt var spørsmålet om denne formen for virksomhet, å kjøpe varemerker som søkeord, kunne skade varemerkets funksjoner (se avgjørelsen avs. 75).

Å skade varemerkets funksjoner har som sagt vært tolket inn som et essensielt kumulativt vilkår ved enhver varemerkekrenkelse, også ved dobbel identitet, se Bank Norwegian avs. 56.

Sentralt i saken stod ”opprinnelsesgarantifunksjonen”, som er varemerkets viktigste funksjon. Varemerket skal kommunisere til forbrukere og næringsdrivende at et selskap står bak produksjonen eller leveransen av produktet/tjenesten, og er ansvarlig for dets kvalitet (se C-206/01 Arsenal avs. 48). 

Hvor trår Høyesterett feil? De identifiserer EU-domstolens sentrale rettssetning ved spørsmålet om kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord skader opprinnelsesgarantifunksjonen:

”såfremt annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller tværtimod hidrører fra en tredjemand” (avs. 58). 

Videre viser de til Google-avgjørelsen avs. 90:

”Såfremt annoncen, selv om den ikke antyder en økonomisk forbindelse, er så uklar i relation til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, at en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, ikke på grundlag af det salgsfremmende link og den dertil knyttede kommercielle meddelelse kan vide, om annoncøren er en tredjemand i forhold til varemærkeindehaveren, eller om han tværtimod er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, skal det ligeledes konkluderes, at der foreligger et indgreb i den pågældende funktion ved varemærket”.

Feilsteget inntrer i samme avsnitt, når Høyesterett postulerer at vurderingstemaet er ”risiko for forveksling”, jf. dommens avs. 59. 

Hvor kommer forvekslingsrisiko fra? Dette hører jo under den andre rettsregelen, som finnes i varemerkeloven § 4 bokstav b. Denne tolkningen har kun lovens bokstav a som tema, dobbel identitet, og spørsmålet relaterte seg til krenkelse av varemerkets funksjoner.

Å introdusere en forvekslingsvurdering innebærer derfor at dobbel-identitetsvernet står svakere, fordi vurderingstemaet nå blir det samme for bokstav a og b. 

Den klare regelen kommer blant annet uttrykkelig frem av EUIPO Guidelines avsnitt C.2.1:”Where double identity is established, the opponent is not required to demonstrate a likelihood of confusion in order to prevail; the protection conferred by Article 8 (1) (a) EUTMR is absolute. Consequently, where there is double identity, there is no need to carry out an evaluation of the likelihood of confusion, and the opposition will automatically be upheld”. Kommentaren gjelder varemerkekrenkelse som registreringshindring, men rettsregelen er den samme. 

Jeg tror feilsteget skyldes at EU-domstolens formuleringer, som ”kun med vanskelighed” og ”Ikke […] kan vide”, ser ut i deres ordllegging å vise til en forvekselbarhetsvurering. Men slik kan det ikke være. ”Likelihood of confusion” nevnes ikke noe sted, og EU-domstolen sier i tillegg at forvekselbarhetsvurdering blir temaet der søkemotorbruken ikke innebærer identiske merker og varer/tjenester (f. eks. om man kjøper en større feilstavelse av varemerket som søkeord).

Men denne vurderingen skjer altså i tillegg til vurderingen om opprinnelsesgarantifunksjonen er skadet, fordi det er snakk om to forskjellige, kumulative vilkår ved forvekselbarhetskrenkelser. 

Høyesterett har naturligvis tidligere kommet til at en praksis kan skade opprinnelsesgarantifunksjonen i en dobbel identitetsvurdering uten å tolke inn forvekslingsfare.

I HR-2018-110-A (Ensilox) måtte Høyesterett ta stilling til om det å anvende varemerket ”ENSILOX” på containere som leverte ensileringsmidler, innebar en varemerkekrenkelse når avtalen med ENSILOX-leverandøren var opphørt, og det likevel var tydelig merket på containerene at en ny produsent leverte nytt ensileringsmiddel annet enn ENSILOX. Domstolen kom til at dette vare en krenkelse, selv om saksøkte gjorde det klinkende klart for kunder at produsenten av ENSILOX ikke leverte produktet.

Høyesterett sier veldig kort at ”Informasjonen av innholdet var altså gal- eller i alle fall villedende […] uklart hvor varen stammet fra” (avs. 70.). Altså konkluderte Høyesterett med én setning.

Det er også rettssosiologiske betenkninger med å blande inn forvekselbarhet i dobbel identitets-vurderinger. Ved forvekselbarhetsvurderingen settes dommeren i en helt annen situasjon enn ved dobbel identitet. Hen må foreta en nokså vanskelig avveining (hva gjennomsnittsforbrukeren vil komme til å tro) med et lass av bevismateriale, inkludert markedsundersøkelser. Ved dobbel identitet slipper man slike vurderinger.

I tillegg kommer det absurde i å sammenligne varemerkene og varene/tjenestene de er registrert for. Ved dobbel identitet er jo alt identisk, så i praksis vil det jo alltid foreligge risiko for forvekslingsfare? Som sagt ovenfor, dobbel identitet presumerer jo at forvekslingsfare foreligger. Hva mer er det da å vurdere? 

Skal man legge Høyesteretts rettssetning til grunn, skapes det mer forvirring enn nødvendig. Man skal ikke vurdere forvekslingsfare der det foreligger dobbel identitet. Ellers blir det absolutte vernet svekket. 

Kan Høyesterett utvikle en norm om uklarhet med hensyn til hvordan forbrukerne opplever bruken av søkeord-tjenestene? Så klart; jeg mener det er en lojal gjennomføring av EU-domstolens praksis å presisere hva som ligger i ”kun med vanskelighed”.

Merkelig nok er det ikke mye tolkning av hva som ligger i ”kun med vanskelighed”, og jeg er ikke klar over noen kjente nasjonale avgjørelser om dette. Men å la dette nyere fenomenet falle under begrepet ”forvekslingsrisiko”, et begrep som har hatt fast forankring i flere tiår i europeisk varemerkerett, skaper unødvendig forvirring for rettslivet. 

2. Kodakvernet svakere? 

Høyesterett konkluderte også på et annet spørsmål, og tolket videre når bruk av kjøpte søkeord innebar varemerkekrenelse ved å trekke inn slutninger fra en annen avgjørelse, C-323/09 (Interflora).

Denne avgjørelsen er kjent for å bidra til rettsutviklingen på de velkjente varemerkenes område, kalt ”Kodak-vernet” i Norge, se varemerkeloven § 4 (2) , og det gamle varemerkedirektivet artikkel 5 (2). Denne delen gjaldt der kjøperen av søkeordet ikke vil annet enn å tilby en alternativ vare/tjeneste når søket gjøres.

”Kodak-vernet” er den norske betegnelsen på varemerker som er så bevisste i befolkningen at de er ”velkjent i riket”, se § 4 (2). De nyter derfor ekstra vern. 

Det Høyesterett gjør her er å tolke inn en norm som hører under tolkningen av Kodak-vernet, og anvende denne på varemerker som ikke nyter Kodak-vern, uten noen nærmere refleksjon over betydningen, se avs. 65 i dommen. Den aktuelle normen kommer jeg tilbake til nedenfor. 

Høyesterett forstår at uttalelsen viser til velkjente varemerker, men henviser i samme avsnitt til avs. 40 i Domstolens avgjørelse, som slår fast at ”there are no grounds for holding that only trade marks with a reputation are capable of having functions other than that of indicating origin.”

Uttalelsen i Interflora finnes i underkapitlet ”Unfair advantage taken of the distinctive character or the repute of the trade mark (free-riding)”, som igjen ligger under kapitlet der EU-domstolen skal tolket det gamle direktivet art. 5 (2). I avs. 70 fremhever domstolen hvilken beskyttelse velkjente varemerker spesielt nyter. 

Jeg forstår umiddelbart innvendingen om at dette kan virke noe formalistisk. Uansett anvender Høyesterett uttalelsen i avs. 40 feil fordi EU-domstolen ved sin uttalelse svarer på et helt annet spørsmål enn det Høyesterett svarer på. 

I prosessen rundt Interflora-avgjørelsen kommer det frem i avsnitt 35 at Europakommisjonen mente at beskyttelsen i artikkel 5 (1) (a) ”protects the trade mark proprietor solely against acts affecting the mark's function of providing an indication of origin”.

Europakommisjonen mente altså at det kun var opprinnelsesgarantifunksjonen som var beskyttet ved vanlig varemerkevern, og at andre funksjoner som investerings- og reklamefunksjonen måtte tolkes under artikkel 5 (2), Kodak-regelen. 

Dette motsier EU-domstolen i avs. 38 ved å vise til forskjellige rettskilder, som unisont gir inntrykk av at flere funksjoner enn bare opprinnelsesgarantifunksjonen er beskyttet hos vanlige varemerker. 

Avsnitt 40 i Interflora sier derfor ikke annet enn at ikke bare velkjente varemerker har andre funksjoner enn ”that of  indicating origin”. Når Domstolen kom til at ikke bare velkjente varemerker beskytter mer enn opprinnelsesgarantifunksjonen, sier de ikke mer enn at reklame- og investeringsfunksjonen også er beskyttet hos vanlige varemerker, i motsetning til det Europakommisjonen (og muligens også den saksøkte part, Marks & Spencer) hevdet. De ville aldri påstå at Kodak-vernets ytterligere beskyttelse er likestilt med den ”vanlige” beskyttelsen.

EU-domstolen behandler likevel særskilt kodak-regelen, og tolker den ekstra beskyttelsen slike merker har, nemlig skade på særpreget, skade på rennomé, og urimelig utnyttelse av særpreget (free-riding) (avs. 72). 

Det er klart at slik beskyttelse gjelder for de velkjente varemerker, og tolkninger av dette kan ikke blindt overføres til de basert på artikkel 5 (1), eller varemerkeloven § 4.

Som det sies i C-292/00 Davidoff avs. 21 om tolkningen av artikkel 5 (2): ”This stronger protection is given when the use of the sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the mark. This is thus specific protection against impairment of the distinctive character or repute of the marks in question” (min kursiv). 

Det er som sagt under tolkningen av free-riding, i avs. 91, at Høyesterett finner uttalelsen, og anvender den på varemerker som ikke nyter særpreg. Avsnitt 91 er komplisert lesing, men passer sammen med det domstolen tidligere har sagt: Hvis bruken av varemerket som søkeord bidrar til å utvanne særpreget til det velkjente varemerket, er ”særpregsfunksjonen” krenket. Å bruke varemerket til å selge imitasjoner er også en krenkelse via ”free-riding”-vernet.

Men, hvis slike krenkelser ikke foreligger, hvis bruken ikke utvanner varemerket, og ikke skader de andre funksjonene, men bare tilbyr et alternativ til varene, er dette innenfor grensene for rettferdig konkurranse. 

Høyesterett anvender derfor en norm forbeholdt Kodak-vernet på vanlige varemerker, som vil ha store virkninger i varemerkeretten. Legges denne regelen til grunn vil vanlige varemerker oppnå den samme beskyttelsen mot utvanning, tarnishment, og free-riding, nettopp fordi denne beskyttelsen er innbakt i rettssetningen i avs. 91, som hørte under tolkningen av art. 5 (2).

For vanlige varemerker må derfor normen lagt til grunn tidligere i avgjørelsen anvendes, nemlig den som er nevnt i pkt. 1 i artikkelen. Opprettholdes Høyesteretts rettssetning vil Kodak-vernet kun gjelde der varemerkelikheten er identisk, men merket brukes for ikke-like varer. Det kan umulig være i tråd med EU-retten eller Paris-traktaten. 

Jeg skal ikke se bort i fra at EU-domstolen en gang skulle komme til at retten til å bruke søkeord for å tilby alternative tjenester også gjaldt for artikkel 5 (1) (a) (artikkel 10 (1) (a) i det nye direktivet som enda ikke er gjennomført i Norge, det mangler bare statsrådsbehandling), men i dag er det rettssetningen Interfloras operative part nr. 1 som er gjeldende rett for ”vanlige varemerker”.